Czy nowelizacja prawa własności przemysłowej spowoduje, że unieważnienie patentu stanie się nowym narzędziem walki między przedsiębiorcami? Czy obroną jest ograniczenie patentu?
27 lutego 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309). Nowelizacja wprowadza m.in. prawdziwą rewolucję w postępowaniu dotyczącym patentów.
Od 27 lutego br. każdy będzie mógł wszcząć przed Urzędem Patentowym w Polsce postępowanie o unieważnienie patentu w całości lub w części. Obecnie z takim wnioskiem może wystąpić jedynie osoba, która ma w tym interes prawny. Orzecznictwo wypracowało kryteria według których oceniano czy dany wnioskodawca ma interes prawny. Uznano, że interes prawny ma rzeczywisty konkurent uprawnionego z patentu, który ma konkretny, aktualny i realny zamiar wprowadzenia na rynek produktu objętego patentem. Podkreślano przy tym, że nie wystarczające jest wykazanie interesu ekonomicznego, ale że interes w unieważnieniu patentu musi mieć również podstawę prawną np. taką podstawą było naruszenie swobody działalności gospodarczej. Urząd Patentowy w Polsce rygorystycznie sprawdzał czy podmioty składające wniosek o unieważnienie patentu miały interes prawny i w razie jego braku umarzał postępowanie bez oceny merytorycznej zarzutów dotyczących wadliwości postępowania o udzielenie patentu. Powodowało to wiele komplikacji w przypadku próby unieważnienia równolegle w kilku krajach europejskich patentów krajowych obejmujących to samo rozwiązanie, gdyż w innych krajach europejskich, poza Polską, nie istniał obowiązek wykazania interesu prawnego.
Usunięcie wymogu wykazania interesu prawnego oznacza, że od 27 lutego br. każdy podmiot (a nie tylko realny konkurent) będzie mógł złożyć wniosek o unieważnienie patentu i Urząd Patentowy merytorycznie rozpozna zarzuty dotyczące ważności udzielonego patentu. Bazując na doświadczeniach innych krajów można przypuszczać, że rozszerzenie kręgu uprawnionych do złożenia wniosku może spowodować, że ww. wnioski staną się kolejnym narzędziem w walce między przedsiębiorcami.
Nowelizacja wprowadza do ustawy prawo własności przemysłowej również procedurę umożliwiającą zmianę zastrzeżeń patentowych po udzieleniu patentu. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy „W celu umożliwienia przedsiębiorcy realizacji strategii defensywnej, w przypadku zakwestionowania ważności patentu, uprawniony z patentu ma możliwość ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę dotychczasowego zastrzeżenia niezależnego. W sytuacji skutecznego ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych decyzja o unieważnieniu patentu w zakresie, w jakim patent został unieważniony, wywiera skutek wsteczny, co znaczy, że jest skuteczna od dnia, w którym powstała ochrona patentowa (od daty zgłoszenia)”. Oznacza to w praktyce, że w przypadku złożenia wniosku o unieważnienie patentu lub sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu patentu uprawniony z patentu będzie mógł się bronić składając wniosek o ograniczenie patentu. W obecnym stanie prawnym było to niedopuszczalne i z praktyki NLK oraz współpracującej z nami Kancelarii Rzeczników Patentowych wynikało, że wszelkie próby twórczej interpretacji w tym zakresie były skutecznie hamowane przez sądy administracyjne.
Warto w tym miejscu wskazać, że skutek wsteczny ograniczenia patentu spowoduje, że osoba, która nabyła to prawo, które jej się nie należało (na skutek decyzji o ograniczeniu patentu), nie będzie mogła czerpać korzyści z niesłusznie nabytego prawa. Jak zauważył ustawodawca w uzasadnieniu do nowelizacji „W konsekwencji w odniesieniu do odpowiedzialności takiej osoby, zgodnie z art. 291 ustawy – Prawo własności przemysłowej, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych”. W praktyce oznacza to, że „ratowanie patentu” może być kosztowne dla uprawnionego, gdyż jeżeli udzielił on bardzo szerokiej licencji to w przypadku ograniczenia patentu uprawniony będzie musiał zwrócić część pobranych opłat licencyjnych. Warto zatem pomyśleć o właściwych zapisach w umowach licencyjnych.
(oprac. adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska)
