Czy domena może naruszać znak towarowy?
Obecnie komunikacja marketingowa oparta jest na promocji marki w Internecie. Wśród wielu narzędzi do promocji marki i przedsiębiorstwa w sieci można wymienić stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, blogi oraz fora branżowe. Szczególną rolę należy jednak przypisać stronie internetowej. Strona internetowa jest zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym potencjalny klient może zapoznać się z ofertą danego przedsiębiorcy, a dobrze zaprojektowana i uaktualniana strona www zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa.
Jednym z elementów strony internetowej jest jej adres URL (Uniform Resource Locator), którego część stanowi domena internetowa. Obecnie domena internetowa przestała być identyfikowana jedynie jako część adresu strony www i zaczęła funkcjonować jako oznaczenie wskazujące na źródło pochodzenia towaru lub usługi albo wręcz jako nazwa usługi. Za przykład niech nam posłuży YouTube, Facebook, Instagram, Uber, Veturilo, Booksy czy Booking.com.
Domena a znak towarowy
Dyskusję na temat charakteru prawnego domeny internetowej jako oznaczenia identyfikującego przedsiębiorstwo należy zacząć od definicji znaku towarowego. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
Domena internetowa co do zasady spełnia zatem przesłankę przedstawialności w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Z technicznego punktu widzenia domena internetowa stanowi zapis ciągu liter i cyfr oddzielonych kropkami, a zatem nazwa domeny może być znakiem towarowym np. lidl.pl, kazar.pl, forsal.pl.
W praktyce niejednokrotnie nazwy domen internetowych są identyczne lub podobne do słownych lub słowno-graficznych znaków towarowych. Przykładowo można tu wymienić słowny znak towarowy Sephora zarejestrowany pod numerem EUTM 000788398 dla m.in. takich towarów jak: perfumy, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, wody toaletowe, kosmetyki oraz przybory toaletowe. Oznaczenie Sephora stanowi element adresu stron internetowych założonych dla sieci perfumerii Sephora np. www.spehora.com, www.spehora.pl lub www.sephora.fr
Trzeba mieć jednak na względzie, że domena internetowa nie zawsze umożliwi odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, a zatem nie każda domena może być znakiem towarowym. Przykładem domeny, która może nie wskazywać na źródło pochodzenia towarów lub usług jako pochodzących od danego przedsiębiorcy jest domena www.kosmetyki.com. W takim przypadku odbiorca nie jest w stanie zidentyfikować, czy towary lub usługi oferowane za pośrednictwem przedmiotowej domeny pochodzą od konkretnego przedsiębiorcy.
Badanie czystości domeny
Przed dokonaniem rejestracji domeny internetowej warto wykonać tzw. badanie czystości domeny, czyli sprawdzić czy domena internetowa nie narusza praw osób trzecich np. praw z rejestracji znaku towarowego. Rejestratorzy domen nie weryfikują bowiem „z urzędu”, czy rejestracja danej domeny narusza prawa osób trzecich.
Co do zasady, domeny internetowe są rejestrowane i utrzymywane przez Krajowy Rejestr Domen, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową („NASK”). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem rejestratorów, którzy przystąpili do stworzonego przez NASK programu partnerskiego. Przy rejestracji domeny obowiązuje zasady pierwszeństwa tj. kto pierwszy, ten lepszy.
Badanie czystości domeny może polegać na weryfikacji zarejestrowanych znaków towarowych we właściwych rejestrach. Rejestrujący może skorzystać z wyszukiwarki Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search (rejestracja znaku towarowego na poziomie krajowym), wyszukiwarki Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej: https://euipo.europa.eu/eSearch/ (rejestracja znaku na poziomie UE) oraz TMView: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview (rejestracja znaków na poziomie międzynarodowym).
Przy dokonywaniu weryfikacji zarejestrowanych oznaczeń należy sprawdzić listę towarów i usług, dla których dane oznaczenie zostało zarejestrowane. Jeżeli dane oznaczenie jest zarejestrowane jako znak towarowy dla takich samych towarów i usług jak towary lub usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej posługującej się identyczną domeną, to ryzyko naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy rośnie. Dodatkowo, analiza podobieństwa domeny i oznaczenia powinna być dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.
Rejestracja w złej wierze
Trzeba również pamiętać, że rejestracja niektórych domen internetowych może zostać uznana za rejestrację w złej wierzę. Rejestracja w złej wierze może mieć miejsce w przypadku rejestracji domeny „na zapas”. Można wyobrazić sobie następującą sytuację. Marka XYZ Cosmetics zarejestrowana dla kosmetyków wegańskich nie jest jeszcze dostępna na polskim rynku, dynamicznie rozwija się na rynku w Niemczech i w niedługim czasie przewiduje dalszą ekspansję na rynek polski. XYZ Cosmetics posługuje się na rynku niemieckim domeną o nazwie xyzcosmetics.de. Przewidując możliwe działania biznesowe XYZ Cosmetics, Pani A rejestruje domenę o nazwie xyzcosmetics.pl. Pani A nie prowadzi jednak działalności związanej ze sprzedażą kosmetyków i nie prowadzi strony internetowej z domeną xyzcosmetics.pl w sposób aktywny (brak zaprojektowanej strony internetowej). Z jakiego powodu zatem zarejestrowała tę domenę? Łatwo można się domyślić, że dla uzyskania korzyści finansowych.
Z przedstawionego powyżej opisu wynika, że rejestrujący domenę internetową w złej wierze nie ma na celu faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem strony internetowej. Prawdziwą intencją osoby rejestrującej domenę w złej wierze jest zablokowanie możliwości korzystania z tej domeny przez inne podmioty w celu uzyskania od nich wynagrodzenia za przeniesienie praw wynikających z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny.
Podsumowując, przed rejestracją domeny internetowej warto upewnić się, czy wybrana przez nas domena nie jest zarejestrowana jako słowny lub słowno-graficzny znak towarowy dla kategorii towarów lub usług, dla których zamierzamy założyć stronę internetową. Warto również pamiętać, że do naruszenia znaku towarowego może dojść również w sytuacji, gdy umieszczamy cudzy znak towarowy jako słowo kluczowe w ramach Google Ads (dawne AdWards) (C-323/09, Interflora Inc. i Interflora British Unit V. Marks & Spencer Plc i Flowers Direct Online Ltd – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości).
/Oprac. aplikant radcowski Magdalena Werner/
